Markanın Önceye Dayalı Kullanımı Nedeniyle Yayıma İtiraz ve Markanın Hükümsüzlüğü
1- Marka Yayımına İtiraz Süresi ve Gerekçeleri
Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde tescili istenen markanın Bülten’de yayımından itibaren iki ay içerisinde ilgililer tarafından marka başvurusuna itiraz edilebilir. İtiraz gerekçeleri Kanun’da sayılan mutlak ret nedenleri ve nispi ret nedenlerinden biri veya birkaçına dayandırılabilir. Bu yazımızda, tescilsiz marka sahipleri tarafından yapılacak itiraz ve bunun sonuçları değerlendirilecektir.
2- Tescilsiz Marka ile Önceye Dayalı Kullanım İtirazı
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6. Maddesinde nispi ret nedenleri düzenlenmiştir. Nispi ret nedenleri, Kurum tarafından başvuru dosyasında re’sen (itiraz olmadan) incelenmez. Diğer bir deyişle ancak hak sahiplerinin itirazı üzerine nispi ret nedenleri inceleme altına alınabilir. Tescilsiz olarak markasal kullanım gerçekleştiren hak sahiplerinin itirazı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kanun’un 6/3 fıkrası şöyle düzenlenmiştir: “Başvuru tarihinden … önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.”
2.1. Tescilsiz Marka Kullanımı veya Ticaret Sırasında Kullanılan İşaret Kavramı
Bir işaret, isim ya da logo elbette tescilsiz olarak kullanılabilir ve hatta bu işarete ya da isme tanınmışlık da kazandırılabilir. Bu tarz bir kullanımın hukuken korunmadığı yanlış bir ifade biçimidir. Zira haksız rekabet hükümleri bu biçimdeki kullanımları az ya da çok korumaya çalışır. Ne var ki tescilli marka ile tescilsiz önceye dayalı markasal kullanım karşı karşıya geldiğinde, öncelik hakkı tanınmış olan eski marka hakkı olsa da çeşitli sorunlar gündeme gelecektir.
Ülkemizde, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeler, ticari ünvanlarını ya da yıllardır ürünlerinde markasal olarak kullandıkları isim veya logolarını marka tescili yolu ile koruma altına almaları gerektiğini tam olarak bilmemekte veya bilmekte ise de maalesef bu alanda bir girişimde bulunmayı aksatmaktadırlar. Oysa bu işletmelerin on sene, yirmi sene gibi uzun sürelerdir kullandığı bir ismi ve/veya logosu ve markasal kullanımı bulunmaktadır. Kanun tam da bu durumu bildiği için, uzun süredir bu ismi veya logoyu kullanan kişileri / işletmeleri korumak amacıyla, “önceye dayalı kulanım hakkı” olarak adlandırılan bir itiraz gerekçesi ve korunma yolu oluşturmuştur.
2.2. Tescilsiz Markasal Kullanım, Ticaret Ünvanı ve Önceye Dayalı Kullanım Hakkı
Yasal gereklilik doğrultusunda ticaret ünvanının ticaret siciline kaydedilmesi ve tabela gibi ‘yasal’ kullanımlar ‘markasal kullanım’ kapsamında değerlendirilmemektedir. Yargıtay, markasal kullanımdan söz edebilmek için en azından fatura, antetli kağıt, kartvizit gibi alanlarda da ticari faaliyetler kapsamında ayırt edici unsur olarak bu işaretin veya ismin kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Tek başına tescilli ticaret ünvanına sahip olmanın önceye dayalı kullanım hakkı yaratmayacağı bilinmelidir, nitekim bu nedenle Kanun’un 6/5 maddesinde tescilli ticari ünvanı sahibinin itiraz hakkı özel bir maddede düzenlenmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki önceye dayalı kullanım hakkı nedeniyle gerçekleştirilecek itirazlarda işarete marufiyet kazandırılmış olmasının gerekip gerekmediği tartışmalı bir alandır. Detaylar için tıklayınız.
Önceye dayalı kullanım hakkının gücü, kapsamı ve etkileri bu anlamda iyi anlaşılmalıdır. Bir tür formül ile açıklanmak gerekirse;
-Önceye dayalı kullanımı olan tescilsiz markasal kullanımlar (ticari unvan, işaret), sonraki tarihli ve benzer nitelikli tescilsiz markasal kullanımlardan korunmak için haksız rekabet hükümlerine başvurabilirler.
-Önceye dayalı kullanımı olan tescilsiz markasal kullanımlar, sonraki tarihli ve benzer nitelikli tescilli markaya karşı korunmak için Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine başvurabilir ve bu kapsamda:
- süresini kaçırmamışsa işaretine benzer nitelikli marka başvurusuna itiraz edebilir,
- süresini kaçırmışsa markanın hükümsüzlüğü davası açabilir,
- markanın hükümsüzlüğü davası açmasa bile tescilli marka sahibi tarafından kendisine karşı marka ihlalinden kaynaklanan davalar açılmışsa bu davalarda önceye dayalı kullanım hakkını def’i olarak ileri sürebilir.
Sonuç
Tescilsiz olarak bir ismi ve/veya logoyu markasal olarak kullanan işletmeler / kişiler, isim ve/veya logo üzerinde üstün hak sahibidir. Diğer bir deyişle bu kişi veya işletme, isim/logo üzerinde önceye dayalı kullanım veya eskiye dayalı kullanım hakkına sahiptir. Bu nedenle, üstün hak sahibi olduğu işaretin aynısı veya benzerinin marka tescil başvurusuna konu edilmesi halinde yayıma itiraz ederek üstün hak sahipliği bulunduğu ismin ve/veya logonun başkası adına tescil edilmesini engelleyebilir. İtiraz süresini kaçırması halinde tescilli markanın hükümsüzlüğü davası açılarak, markanın sicilden terkini sağlanabilir.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 11.06.2021
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.