Marka Hukukunda Önceye Dayalı Kullanım Hakkı ve Marufiyet Şartı
1- Önceye Dayalı Kullanım Hakkı Kavramı
Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/3 hükmü gereğince tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaret için “bir hak elde eden” taraf; üzerinde hak sahibi olduğu bu işaretin bir başkası tarafından marka olarak tescil edilmesine engel olabilir. Bunun için yapılması gereken iş marka başvurusunun yayımından itibaren iki aylık süre içerisinde itiraz edilmesi veya bu süre kaçırılmışsa tescil tarihinden itibaren beş yıl içerisinde hükümsüzlük davası açılmasıdır. Detaylar için tıklayınız. Uygulamada Türk Patent ve Marka Kurumu'na önceye dayalı kullanım sebebiyle itiraz edenler genellikle şöyle bir son ile karşılaşırlar: yidk'da red edildi.(ön. hak sah. itirazı). Bu ifade, önceye dayalı kullanım hakkı sahibi olduğunu iddia eden kişinin (yayıma itiraz eden kişinin) itirazlarının reddedildiği yönünde YİDK tarafından verilen nihai kararı ifade eder. Yani itiraz edilen marka tescil edilmiş olur. Kararın bu yönde verilmesinin birden çok sebebi elbette olabilir fakat genellikle markasal kullanım veya marufiyet şartı gereği gibi ispat edilemediği için ret kararı verilir. Bu aşamadan sonra yapılacak iş YİDK kararının iptali davası açmaktır. Bu dava hakkında bilgi için şu yazımızı okuyabilirsiniz.
Önceye dayalı kullanım hakkı; bir işaret üzerinde üçüncü kişinin marka tescil başvurusundan evvel “bir hak elde edildiği” iddiasına dayanmaktadır. İşaret üzerinde bir hak elde edildiğinden söz edilebilmesi için öğretide üç şart arandığı ifade edilmektedir. Bunlar işaret benzerliği, markasal kullanım ve marufiyet şartıdır. Fakat biz bu şartların güncel Yargıtay kararları ışığında eksik ve hatalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu şartların arasına sınıf benzerliği eklenmeli ve marufiyet şartı çıkarılmalıdır. Buna göre önceye dayalı kullanım hakkından söz edebilmek için:
i. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen marka tescil başvurusunda kullanılan işaret ile üzerinde hak elde edildiği iddia edilen işaretin aynı veya benzer olması gerekir. (işaret benzerliği)
ii. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen marka tescil başvurusunda seçilen sınıflar ile üzerinde hak elde edildiği iddia edilen işaretin kullanıldığı faaliyet alanın aynı veya benzer olması gerekir[1]. (sınıf benzerliği)
iii. Üzerinde hak elde edildiği iddia edilen işaretin kullanıldığı faaliyet alanında markasal olarak kullanılması şarttır. Markasal kullanım sayılan haller hakkında yazı için tıklayınız. (markasal kullanım)
iv. Üzerinde hak elde edildiği iddia edilen işaretin markasal olarak kullanılması yetmemekte, marufiyet şartının (ilgili çevre ile sınırlı olarak[2] tanınmışlık düzeyine ulaşmayan bilinirlik kazandırma) aranması gerektiği de öğretide ifade edilmektedir[3]. Biz bu görüşe katılmıyoruz ve bu yazının konusu da bu şartın Yargıtay tarafından aranıp aranmadığının incelenmesidir.
2- Önceye Dayalı Kullanım Hakkında Marufiyet Şartı
Marufiyet kelimesi TDK’ya göre “Bilinme, tanınma, belli olma” anlamına gelmektedir. Marka hukukunda ise bir markaya bilinirlik kazandırılmasıdır. Mülga 556 sayılı MarKHK’da önceye dayalı kullanım hakkına dayanmak için marufiyet şartı aranmıyordu. Fakat ondan önce yürürlükte olan Mülga 551 sayılı MarKHK’da marufiyet şartı, “piyasada maruf hale getirme” düzenlemesi nedeniyle aranmaktaydı. Bu nedenle o dönem açılan davalarda verilen Yargıtay kararlarının artık dikkate alınmaması gerektiği açıktır. Gerek 556 sayılı KHK’da gerekse de SMK’da “tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse” deyimine yer verilmekle yetinilmiştir. Biz 551 sayılı Marka Kanunu’nda kabul edilen “maruf hale getirme” şartının, 556 sayılı KHK ve SMK dönemlerinde kanun metnine alınmamasının altında bir irade aranması ve artık marufiyet şartının aranmaması gerektiği kanaatindeyiz. Fakat bu cümlede yer alan “ticaret sırasında kullanım” ifadesinden alelade bir kullanımın değil, ayırt edicilik kazandıracak nitelikte ciddi bir kullanımın anlaşılması gerektiğini ifade eden yazarlar da mevcuttur[4]. Burada belirtmek gerekir ki herkesin dayanak gösterdiği meşhur 1999 tarihli Dolce-Vita kararı bu tartışmada değerini yitirmiştir. Kaldı ki o karardan sonra verilmiş çok sayıda kararda da “marufiyet” şartının aranmayacağı Yargıtay tarafından ifade edilmiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.06.2018 tarihli, 2016/13807 E. - 2018/4547 K. sayılı kararında;
“… Az önce de ifade edildiği üzere, marka üzerinde gerçek hak sahipliği ilkesi geçerli olduğundan markayı ilk kez oluşturup kullanan kişinin 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesi uyarınca korunması gerekmekte olup, bu tür kullanımın markasal kullanım olduğunun kanıtlanması yeterlidir. Bu bakımdan, mahkemece markanın davacı kullanımları ile bilinir hale getirilmediği gerekçesi doğru görülmemiş; bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.”
Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.11.2019 tarihli, 2018/2807 E. - 2019/7508 K. sayılı KRD Group davasında, ilk önce marufiyet şartı aranmalıdır gerekçesine dayanan yerel mahkeme kararı 13.03.2018 tarihli 2016/8858 E. - 2018/1925 K. sayılı ilam ile onanmış fakat karar düzeltme başvurusu sonrasında marufiyet şartının aranmaması gerektiği ifade edilerek yerel mahkeme kararı bozulmuştur.
Aynı Yargıtay dairesinin üstteki karardan üç ay önce verdiği bir başka kararda marufiyet şartının aranmaya devam edildiğini görmek de mümkündür:
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08.03.2018 tarihli, 2016/8528 E. - 2018/1843 K. sayılı kararında;
“Mülga 556 sayılı Marka KHK'nın 42/1-b maddesinin yollamasıyla, KHK'nın 8/3 maddesi uyarınca, bir kimse markaya konu işaret üzerinde tescilden önce ve haksız rekabet sebebiyle bir başkasının o işareti kullanmasına karşı çıkabilecek ölçüde bir hak sahibi olmuşsa veya KHK'nın 8/5 maddesi uyarınca sınai mülkiyet hakkı sahibi olmuş ise, o işaretin marka başvurusuna itirazda bulunabileceği gibi, tescil edilmiş olsa bile markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Ancak böyle bir hükümsüzlük davası açabilmek için, markanın tescil başvurusundan önce, o işaretin kendisi tarafından uzun süredir, kesintisiz olarak kullanılması ve işarete belirli marufiyet/bilinirlik kazandırılması gerekir.
Somut olayda davacı babasından intikalen “... Mobilya” ibaresini 1964'ten beri markasal olarak kullandığını ileri sürmüş ise de tescilsiz markanın yerelden daha geniş bir coğrafyada tanıtıldığının ve o işarete üçüncü kişilere karşı da haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlayacak derecede marufiyet kazandırıldığının kanıtlanamamış olması nedeniyle davacının mülga KHK'nın 8/3 ve 8/5 maddeleri uyarınca davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep hakkı bulunmadığı, halde yetersiz gerekçeyle davanın kabule karar verilmesi doğru olmamıştır.”Marufiyet şartının aranması gerektiği yönünde verilmiş bu kararın bir hataya dayandığı görüşündeyiz. Zira Yargıtaby burada hem önceye dayalı kullanım itirazında hem de tescilli ünvana dayalı itirazda marufiyet şartı aradığını ifade etmektedir. Fakat kesin olarak söylenebilir ki ticaret ünvanına dayalı itirazlarda fiilen kullanım şartı bile aranmamaktadır. Bu görüşün kabul edildiği istikrarlı onlarca karar bulunmaktadır. Detaylar için tıklayınız.
Sonuç Olarak
Önceye dayalı kullanım hakkından söz edilebilmesi için söz konusu işarete marufiyet kazandırılması gerekip gerekmediği, bu şartın SMK döneminde aranmaya devam edilip edilmeyeceği tartışmaları devam etmektedir. Biz bu şartın mülga 556 sayılı MarKHK döneminde dahi aranmaması gerektiği kanaatindeyiz. Yargıtay da 2002 tarihli bir kararında MarKHK döneminde artık bu şartın aranmayacağını ifade etmişti[5]. MarKHK ile benzer düzenlemeler içeren SMK döneminde de marufiyet şartının aranması gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmaması ve çeşitli Yargıtay kararları uyarınca SMK döneminde de marufiyet şartı aranmamalıdır. Ek olarak hatırlatmak gerekir ki önceye dayalı kullanım hakkı sahibinin varlığının başvurucu tarafından bilinmesine rağmen bu işaret için marka tescil başvurusu yapılması kötüniyetli başvuru niteliğindedir. Detaylar için tıklayınız.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 15.02.2022
[1] Eğer marka başvurusunda bulunan tarafın seçtiği sınıf bakımından itiraz edenin ticari faaliyeti ve markasal kullanımı yoksa, diğer bir deyişle, işaretin markasal kullanıldığı iddia edilen faaliyet alanı marka tescil başvurusuna konu edilen sınıf ile aynı veya benzer değilse önceye dayalı kullanım hakkından söz edilemeyeceği açıktır. Konuyla ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.01.2020 tarihli, 2019/2181 E. - 2020/350 K. sayılı kararında: “. dava konusu marka başvurusunun kapsamında yer alan yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinde 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesi anlamında öncelik hakkının olduğu, buna karşılık geçici konaklama hizmetlerinde öncelik hakkının olmadığı…”
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2006 tarihli, 2005/8931 E. – 2006/12058 K. sayılı kararı
[3] Detaylı bilgi için bkz. ŞENEL, Selin, (2018) Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, s. 18-19.
[4] Durceylan, M. M. (2021). Ticaret Unvanının Türk Ticaret Kanunu’na ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Marka Hükümlerine Göre Korunması, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 20(41), s. 1002.
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2002 tarihli, 2002/2411 E. – 2002/5314 K. sayılı kararı. İncelemek için bkz. KARAHAN, Sami, Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.IV, S:2, s.15.
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.