Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
1- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler
Marka hakkına tecavüz sayılan eylemler Sınai Mülkiyet Kanununun 29 uncu maddesinde dört bentte sayılmıştır. Ayrıca a bendinde 7 inci maddeye gönderme yapılmış ve hangi eylemlerin marka hakkına tecavüz sayılacağı somutlaştırılmıştır. SMK 29 uncu maddesinin sınırlı sayıda sayım ilkesini benimsediği, bu maddede sayılan tanımlamalara uygun olmayan eylemlerin kıyasen veya geniş yorumlama yoluyla marka hakkına tecavüz sayılamayacağı öğretide ifade edilmekte ise de 7 inci maddenin gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, sayılan eylemler örnekseme niteliğinde olup, benzeri nitelikli eylemler de tecavüz sayılacaktır. Diğer bir deyişle, 29 uncu maddede belirtilmemiş olsa da 7 inci maddede sayılmayan ve fakat tanımlamalara benzer nitelik taşıyan eylemler marka hakkına tecavüz sayılabilecektir.
Bu çalışmada madde metninde sayılan tecavüz eylemleri incelenecektir. Belirtmek gerekir ki marka hakkına tecavüz sayılan eylemlerin cezai ve hukuki yaptırımı bu makalenin konusu değildir. Cezai yaptırım konusu ile ilgili Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemlerin Cezai Yaptırımlarının İncelenmesi başlıklı makalemizden; hukuki yaptırım konusu ile ilgili olarak da Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler ve Açılacak Hukuk Davalarının Türü başlıklı makalemizden bilgi alabilirsiniz.
2- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemlerin Tipleri
Marka hakkına tecavüz sayılacak eylemler 29 uncu maddede 4 bentte sayılmıştır. Bunları burada tek tek sıralamak yerine, en sık başvurulan 29/1-a bendi göndermesi ile uygulanan 7 nci maddenin ve markanın koruma kapsamının anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Örnek minvalinde; tescille korunan işaretin mal veya ambalaj üzerinde kullanılması bir tecavüz eylemidir (SMK 7/3-a). Fakat ihlal edilen markanın aynısının kullanılması ile benzerinin kullanılması arasında ihlalin “tipi” bakımından fark vardır. Öğretide markanın koruma kapsamının ve ihlalin tipinin belirlenmesi için; “Tip-1 Kullanım” , “Tip-2 Kullanım” ve “Tip-3 Kullanım” ifadelerine yer verilmektedir[1].
2.1. Marka Hakkının Koruma Kapsamı ve Kullanım Tipleri
Marka Hakkına Tecavüzde Tip-1 Kullanım (SMK 7/2-a): Tescilli markanın aynısının tescilli olduğu sınıflar kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanımı “tip-1 kullanım” olarak adlandırılmaktadır. Burada işaret ve sınıf bakımından aynılık aranır. Genellikle lisans sözleşmesinin feshi sonrası markanın kullanılmaya devam edilmesi, markanın fason üreticiler tarafından sipariş üzerine kullanılması, imitasyon ya da replika üretim yapılması gibi hallerde karşılaşılır.
Marka Hakkına Tecavüzde Tip-2 Kullanım (SMK 7/2-b): Tescilli markanın aynısının veya benzerinin, tescilli olduğu sınıflar veya benzer sınıflar kapsamındaki mal veya hizmetlerde, karıştırma ihtimali yaratacak şekilde (ilişkilendirilme ihtimali dahil) kullanılması“tip-2 kullanım” olarak adlandırılmaktadır. Formüle etmek gerekirse; i. Aynı veya benzer işaret kullanılmalı, ii. Aynı veya benzer sınıflardaki mallarda kullanılmalı, iii. İlk iki şartın bir araya gelmesi nedeniyle karıştırılma ihtimali (iltibas) ortaya çıkmalı. Diğer bir deyişle;
i. Aynı işaretin tescil kapsamına girmeyen ama benzerlik taşıyan mal veya hizmetlerde kullanılması,
ii. Benzer işaretin tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerde kullanılması,
iii. Benzer işaretin tescil kapsamına girmeyen ama benzerlik taşıyan mal veya hizmetlerde kullanılması
modellerinden birine giren bir kullanım olmalı ve bu kullanım nedeniyle de (illiyet) halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali doğmalıdır. Karıştırılma ihtimali doğmuyorsa, işaretler ve sınıflar benzer ve/veya aynı olsa bile tecavüzden söz edilemez.
Dikkat edilirse, işaretler ve sınıflar bakımından aynı anda gerçekleşmesi gereken bir aynı-benzerlik çaprazlığı ortaya çıkmaktadır. İşaret ve sınıf aynı ise zaten “tip-1 kullanım” gündeme gelir. İşaret farklı ise zaten bir tecavüzden söz edilemez. Peki işaret aynı ama sınıf farklı ise? Yani işaretlerin aynı veya benzer olduğu senaryoda; sınıf aynı veya benzer değilse? Bu durumda marka hakkına tecavüzün varlığı SMK 29/1-b bendi kapsamında değerlendirilebilecektir. Zira madde 7 bu senaryoyu marka hakkına tecavüz saymamıştır.
Marka Hakkına Tecavüzde Tip-3 Kullanım (SMK 7/2-c): Tescilli olduğu sınıf kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, tanınmışlık düzeyi yüksek olan markanın aynısının veya benzerinin, haklı bir sebep olmaksızın, aşağıdaki hallerden birine sebep olacak şekilde kullanılması.
i. Markanın itibarından haksız yarar elde edecek şekilde,
ii. Markanın itibarına zarar verecek şekilde,
iii. Markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek şekilde.
Belirtmek gerekir ki Yargıtay, tanınmışlık düzeyi yüksek marka ile kullanım arasında sınıflar bakımından benzerlik aranmayacağını ifade etse de yukarıda sayılan üç halden birinin oluşup oluşmayacağının araştırılması sırasında tanınmış markanın sınıfı ile tecavüz edenin eylemlerinin gerçekleştirildiği mal veya hizmetlerin göz önünde bulundurulmasını gerektiğini ifade etmektedir.
2.2. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler
Yukarıda sayılan kullanım tiplerinden herhangi biri kapsamında olabilecek aşağıdaki eylemler marka hakkına tecavüz sayılırlar:
i. İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması (m.7/3-a),
ii. işareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi (m.7/3-b),
iii. işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi (m.7/3-c),
iv. işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması (m.7/3-ç),
v. işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması (m.7/3-d),
vi. işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması (m.7/3-e),
vii. işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması (m.7/3-f)
viii. Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek (m.29/1-b).
ix. Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak (m.29/1-c).
x. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek (m.29/1--ç).
marka hakkına tecavüz oluşturur. Belirtmek gerekir ki 7 nci maddeden kaynaklanan ve orada sayılan eylemler örnekseme niteliğinde olup, sınırlayıcı nitelikte değillerdir. Bu eylemlere benzer nitelik taşıyan uygulamalar da marka hakkına tecavüz sayılırlar.
Sonuç Olarak
Marka hakkına tecavüz sayılan eylemler nedeniyle ihlalcinin muhatap olacağı çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlar olabilir. Yukarıda sayılan eylemlerin mağduru olan marka sahiplerinin açacakları hukuk davaları ile eylemin marka hakkına tecavüz olduğunun tespitini, bu yönde eylemlerin işlenebileceği endişesi mevcut ise önlenmesi, eylemlerin devam ediyor olması halinde durdurulmasını, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve elbette çeşitli tazminat taleplerini ileri sürebilirler. Cezai yaptırımların muhatabı olabilmek için şikayetçinin, ihlalin gerçekleştirildiği emtialar bakımından tescilli markasının bulunmasının gerektiği hakkındaki yazımız için tıklayınız.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 06.10.2021
[1] CORNISH, W., LLEWELYN, D., APLIN, T., (2010). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks Allied Rights, Sweet & Maxwell Ltd., 7. Baskı, s. 779.
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.