Seri Marka Kavramı ve Seri Markaların Arasına Sızma Yoluyla İltibas Tehlikesi
1- Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Seri Marka Yaratma Kavramı
Uygulamada orta ve büyük ölçekli işletmelerin, “çatı marka” altında onlarca farklı isim ve şekillere sahip marka tescili gerçekleştirdikleri, bu markaların birbirleriyle olan bağlantısı ve yarattıkları koruma çevresi itibariyle “seri marka” oluşturdukları, böylece seri markaların arasına sızma yoluyla iltibas tehlikesinin arttığı gerekçesiyle diğer markalardan daha güçlü bir korumaya kavuştukları görülmektedir. Bu iddiamızın en güncel ve güzel örneği ABAD Kararına konu olan McDonald’s ile MacCoffee arasındaki davadır. Bu kararı ve ilgili Yargıtay kararlarını az sonra detaylıca inceleyecek olmakla birlikte burada seri marka kavramından bahsetmek gerekir. Seri marka kavramı, Sınai Mülkiyet Kanunu veya ilgili mevzuatta ifade edilmeyen ve fakat Yargıtay uygulaması ile ortaya çıkarılmış bir kavramdır. Yargıtay’a göre seri marka;
2- Seri Markanın Gücü ve Benzerlik İncelemesinde İltibas Tehlikesinin Arttığının Kabulü
2.1. Seri Markanın Gücü ve Seri Marka Arasına Sızma Yoluyla İltibas: McDonalds Davası[1]
Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu davada “Mc” ibaresinin düşük ayırt ediciliğe sahip olsa bile birçok başka markada kullanıldığı ve seri marka yaratıldığı, markanın tanınmışlık düzeyinin çok yüksek olduğu, bu şekilde “Mc” ibaresi için de korunma kapsamının genişletildiği ve özellikle ilişkilendirilme ihtimalinin arttığı gerekçesiyle MacCoffee ibareli markanın iltibasa neden olacağını kabul etmiştir.
Burada belirtmek gerekir ki Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.09.2017 tarih ve 2016/1609 E. ve 2017/4212 K. sayılı ilamında da çok benzer bir husus tartışılmış, McDonalds ile McMallow arasındaki davada “Mc” ibaresinin düşük ayırt edicilik gücü nedeniyle McMallow markası ile karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kabul edilmiştir[2].
2.2. Seri Markanın Gücü ve Seri Marka Arasına Sızma Yoluyla İltibas: Roman – Africa Romanov Davası
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 22.06.2020 tarihli ve 2019/5239 E. - 2020/3042 K. sayılı ilamı ile kabul edildiği üzere, markalar arası görsel, sesçil ve anlamsal benzerlik düşük olsa bile seri markalarda asli unsur olarak kullanılan bir ifadenin sonraki tarihli markada kullanılması halinde ilişkilendirme ihtimalinin artacağı değerlendirilmiş; “roman” ifadeli marka sahibinin “Afrıca Romanov+Şekil” ibareli markaya yaptığı itirazın kabulünün gerekeceği ifade edilmiştir. Bizim kanaatimizce karar bu konuyla ilgili değerli bir yere sahiptir. Zira tanınmışlık düzeyi de yüksek olmayan bir seri markanın bu denli yüksek korumaya kavuşturulması seri marka sahipleri için değerlidir. Kararın ilgili bölümü şöyledir:
“Somut olayda, davalı şirketin başvuru markası “Afrıca Romanov+Şekil” ibareli olup, başvuru markası kapsamında yer alan tüm mal ve hizmetler mesnet markalar kapsamında da yer almaktadır. Davacı şirketin itiraza mesnet markalarının esas unsuru ise “Roman” ibaresi olup, davacının “Roman” ibaresini esas unsur olarak içeren seri markalar oluşturduğu anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesince, başvuru markasının, içerdiği şekil unsuru sebebiyle mesnet markalardan farklılaştırıldığı sonucuna ulaşılmışsa da, taraf markaları arasında ortak unsur olarak içerdikleri “Roman” ibaresi sebebiyle düşük düzeyde de olsa görsel ve sescil benzerlik bulunmaktadır. Taraf markalarının aynı mal ve hizmetleri kapsadıkları ve davacının “Roman” ibaresini esas unsur olarak içeren seri markaları bulunduğu da gözetildiğinde, başvuru markasının davacının seri markaları arasına sızabileceği, bu durumda ortalama tüketicinin iki farklı marka karşısında olduğunu idrak edebilse bile marka kapsamında sunulan hizmetlerin aynı veyahut aralarında idari veya ekonomik bağlantı bulunan işletmelere ait olduğu intibaına kapılabileceği, bu nedenle taraf markaları arasında ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunduğunun kabulü gerekirken”
2.3. Seri Markanın Gücü ve Seri Marka Arasına Sızma Yoluyla İltibas: Mutlu – Mutlu Balon Davası
Yargıtay’ın 11. Hukuk Dairesi’nin 01.06.2021 tarihli, 2020/5651 E. ve 2021/4657 K. sayılı ilamını detaylı incelemek gerekmektedir. Zira bu kararda da seri markanın koruma kapsamının bir hayli genişletildiği söylenebilir.
i. “mutlu balon + şekil” ibareli marka tescil başvurusu 30 ve 35 inci sınıfları kapsayacak şekilde yapılıyor.
ii. “mutlu” ibareli; 29, 30 ve 32 inci sınıfta seri markaları bulunan marka sahibi tarafından karıştırılma ihtimali, kötüniyet, tanınmışlık ve önceye dayalı kullanım hakkı iddiaları ile yayıma itiraz ediliyor.
iii. YİDK kararı ile birlikte itirazlar reddediliyor. “mutlu balon + şekil” ibareli marka tescil başvurusu 30 ve 35 inci sınıflarda tescil ediliyor.
iv. “mutlu” ibareli tanınmış marka sahibi tarafından YİDK kararının iptali davası açılıyor.
v. Yerel mahkeme ilk kararında sadece 30 uncu sınıfın bir kısım alt sınıfları yönünden YİDK kararının iptaline karar veriyor, ardından kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine seri markanın koruma kapsamı genişletiliyor.
2.4. Seri Markanın Gücü ve Seri Marka Arasına Sızma Yoluyla İltibas: İce – İceboys Davası
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.03.2021 tarihli ve 2019/4438 E. - 2021/2630 K. sayılı ilamında seri marka koruması düşük ayırt ediciliğe sahip bir asli unsurdan oluşan markalar serisine bahşedilmiştir. Paris Sözleşmesi gereği tanınmış marka olan “ice” – “iceberg” – “iceberg jeans” –“iceberg sport ice” markalarının sahibi tarafından yapılan itirazlar tanınmışlık iddiası kapsamında değerlendirilerek karar verilmiş ise de Kararda yerel mahkemece bozma ilamı üzerine; “iceboys” ibareli karşı taraf markasının “ice” asli unsurundan oluşan seri markalarının içine dahil olma ve bağlantı kurulması ihtimali dahil karıştırılma ihtimali yaratabilecek derecede benzer olduğu kabul edilmiştir.
3- Seri Marka Gücü ve Sızma Yoluyla İltibas Tehlikesinin Bulunmadığı Belirtilen Yargıtay Kararları
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05.04.2021 tarihli ve 2020/2322 E. - 2021/3304 K. Sayılı kararında tanınmış ve seri markaların esas unsurunu oluşturan “bizim” ibaresinin, “Ünal – Serdar Bizim Kasap” markasındaki kullanım biçiminin, ortalama tüketici nezdinde iltibas tehlikesi yaratmayacağı, kötüniyetli tescil kapsamında da değerlendirilemeyeceği kabul edilmiştir. Davacı tarafça ileri sürülen seri markalar arasına sızma yoluyla iltibas iddiası ise değerlendirilmemiştir. Oysa kararda böyle bir tehlike olabileceği en azından olumsuz sonuca varılacak olsa bile tartışılmalıydı.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 31.03.2021 tarihli ve 2020/750 E. - 2021/3129 K. sayılı ilamında “cep” ibareli asli unsurlardan oluşan seri markaları bulunan marka sahibinin “maxicep” ibareli marka başvurusuna yaptığı itirazlar reddedilmiş, markalar arası benzerlik bulunmadığı kanaatine varılmış ve seri marka arasına sızma iddiasına değer verilmemiştir. Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 31.03.2021 tarihli ve 2020/746 E. - 2021/3128 K. sayılı ilamında “cep” ibareli asli unsurlardan oluşan seri markaları bulunan marka sahibinin “ceptel” ibareli marka başvurusuna yaptığı itirazlar reddedilmiş, markalar arası benzerlik bulunmadığı kanaatine varılarak seri marka arasına sızma iddiasına değer verilmemiştir. Kararlarda yeterince ifade edilmese de bizce iki kararın ortak noktası “cep” ibaresinin düşük ayırt ediciliğe sahip olması ve haliyle seri marka yaratılmış olması halinde bile markalar arasında benzerliğin oluşmayacağından hareket edilmesidir
Sonuç Olarak
Tescilli bir markanın koruma kapsamı çerçevesinde; tescilli marka ancak aynı veya benzer bir işaretin aynı veya benzer bir sınıfta tescil edilmek istenmesine/tescil edilmesine itiraz edebilir. Diğer bir deyişle, şu uç örneklerde bile markanın koruma kapsamı dışında hareket edilmektedir: Marka işaretinin aynısının başka sınıfta tescil edilmesi. Detaylar için bakınız.
Hem işaret hem sınıf benzerliği/aynılığı koşulu birlikte oluşmadıkça markaların ilişkilendirilebilir ya da karıştırılabilir olmasının kötüniyet iddiası dışında bir değeri yoktur. Kötüniyet iddiası hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız. Kötüniyet iddiası dışında hem işaret hem sınıf benzerliğinin aranmadığı yahut benzerlik seviyesinin düşük olmasına rağmen kabul görebileceği istisnai haller mevcuttur: i. Tanınmış markanın aynı veya benzerinin aynı veya benzer sınıfta tescil edilememesi kuralı ii. Ayırt ediciliği yüksek markanın aynı veya benzerinin başka sınıfta bile tescil edilememesi kuralı.
Bu kuralın fiilen uygulamanın gerekliliği ölçüsünde Yargıtay kararları ile yaratılmış bir istisnası daha bulunmaktadır. İstisna ifadesi çok keskin olabilir. İstisna kelimesi yerine, benzerlik seviyesinin düşük tutulduğu, koruma kapsamının genişletildiği bir hal demek daha doğru olur. Netice itibariyle seri marka sahiplerinin seri markaları arasına sızma niteliği doğurabilecek ve haliyle ilişkilendirme/karıştırılma ihtimalini arttıracak bir hal olarak seri marka korumasının standart markalara nazaran güçlü olduğu ifade edilebilir.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 01.10.2021
[1] ABAD, 05.07.2016, T-518/13 (Future Enterprises Pte Ltd v. EUIPO), N. 61.
[2]BALIK, İ. ve BEKTAŞ, İ. (2019). Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi Ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -Mcdonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme-, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C:5(1), s.9.
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.