Markanın Ciddi Kullanımı ve Yargıtay Kararları Örneklerinde Kullanım İspatı
1- Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali Davası
Tescilli bir markanın, tescil kararının verildiği tarihten itibaren başlamak üzere beş yıllık süre içerisinde kullanılmaya başlanması zorunludur (SMK m. 26/1-a). Beş yıllık sürenin başlangıcında hangi günün esas alınacağı hakkında detaylı yazımız için tıklayınız. Bu süre içerisinde kullanılmaya başlanmayan markaların iptali için dava açılabilir (SMK m. 9/1). Davada, marka sahibi tarafından ciddi kullanımın ispatı gereklidir. Ciddi kullanım kriterleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Marka sahibi tarafından ciddi kullanım ispat edilemiyorsa, kullanmama haline ilişkin haklı sebeplerin varlığı ispat edilmelidir. Haklı sebepler hakkında bilgi almak için tıklayınız. Ciddi kullanım bazı sınıflar bakımından ispat edilebiliyorken, bazı sınıflar bakımından ispat edilemiyor olabilir. Bu durumda markanın ispat edilemeyen sınıflar yönünde kısmen iptaline karar verilir. Tanınmış markalar için de aynı kural geçerlidir. Detaylar için tıklayınız.
2- Markasal Kullanım Sayılmayan Haller
2.1. Marka İhlali Davası Açmış Olmak
“…davalının dava konusu markaların kullanımına ilişkin dosyaya fatura, katalog, fiyat listesi, ambalaj, tabela örneği, reklam, pazar araştırması gibi deliller ibraz etmediği, davalı web sayfasında yapılan incelemede de dava konusu markaların web sayfasında yer alan yayınlarda ya da web sayfasında herhangi bir yerde kullanılmadığı, davalının dava konusu markaları dava dışı 3. şahıstan icra müdürlüğünce açılan ihale ile satın aldığı eski sahipleri tarafından kullanılmaya devam edilmesi sebebiyle marka hakkında tecavüz ve haksız rekabetin ref’i davaları açıldığı, bu süreçte davalının markayı haklı nedenle kullanamadığı ve markanın yenilendiği savunması varsa da, marka hakkına dayanılarak dava açılmasının markasal kullanım olmadığı, marka tescilinin yenilenmesinin de tek başına markanın kullanıldığını ispat etmediği… (yerel mahkeme) … marka hakkına dayanılarak dava açılmış olmasının markasal kullanım niteliğinde bulunmadığı, davalının dava konusu markalarını tescil kapsamındaki mallar/hizmetler üzerinde kullanmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle…[1] (BAM) (ONAMA) “
2.2. Çok Düşük Miktarda Faturaya Dayalı Satış Yapılması
“…davalı tarafın son 5 yıllık dönemde 2.358,1 TL tutarında dava konusu markalı ürünlerin satışını yaptığı ve bu tutarın bir kısmının da bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği, tescilli olduğu sektör yönünden satışların çok düşük düzeyde olduğu, mevcut pazarı korumak veya yeni pazar yaratacak şekilde ciddi bir kullanım olarak nitelendirilemeyeceği, hiçbir sınıf ve alt grup yönünden ciddi kullanım olmadığı gerekçesiyle…[2]”
“…2 adet faturanın pazar payı yaratacak biçimde ve ciddi kullanım sayılmayacağı…[3]”
“….mevsimsel, dönemsel bir kullanıma tabi olmayan bir hizmet sınıfında birer ay ara ile düzenlenen iki adet faturadan dolayı kullanımın markasal kullanma yönünde ciddi kullanım olarak kabulünün mümkün olmadığı…[4]”
“…kesintisiz 5 yıllık süre içersinde sadece cüz'i nitelikte 4 adet faturaya dayalı ... markasını kullandığı … dava tarihinden önce davaya konu markaların 5 yıllık süre içerisinde haklı bir sebebe dayanmaksızın ve kesintisiz olarak kullanılmadığı, bir başka deyişle davalı yanın bu süre zarfında markanın haklı olarak kullanıldığını kanıtlayamadığı gerekçesiyle …[5]”
2.3. Markanın Yenilenmesi
“…markanın yenilenmesinin de ciddi kullanım niteliğinde olmadığı…[6]”
2.4. Markanın Lisans Verilmesi
“…markaya ilişkin lisans sözleşmesi yapılmasının da başlı başına ciddi kullanımı kanıtlamayacağı…[7]”
“…Markanın marka sahibi tarafından verilen lisans çerçevesinde kullanılması da 556 sayılı KHK’nın 14. maddesi anlamında ciddi kullanım niteliğinde olduğundan…[8]”
2.5. Kataloglarda Yer Alan Markasal Kullanım
“…Bu bağlamda, davalıya aidiyeti belli olmayan kataloglara itibar edilmesi doğru olmadığı gibi, anılan katalogların da tek başına ciddi kullanım oluşturduğunun da kabulü mümkün değildir. Davalı tarafça ispat külfetine ilişkin olarak başka delil de sunulmadığına göre, uyuşmazlık konusu emtialar bakımından 556 sayılı KHK'nın 14. maddesi uyarınca davanın kabulü ile markanın iptaline karar vermek gerekirken…[9]”
2.6. Promosyon Ürünleri Basılması ve Markasal Kullanım
“…davalı tarafça markaların tescilli olduğu tüm mal ve hizmet sınıflarında kullanıldığı savunulmuş, buna dayanak olarak da "..." markalı sabun, torba, t-shirt, gömlek, cüzdan, mendil, eldiven, şemsiye, notluk, kalemlik, dosya, not defteri, masa takvimi, kutu, kalem, müşteri kartı, telefon kabı, masa süsü, magnet, ayna, anahtarlık, kurabiye kutusu, eğitim kitapçığı vs. gibi ürünlerin varlığı ileri sürülmüş ise de, bu ürünlerin "..." markası altında ilgili mal ve hizmetlerde ciddi kullanım olduğunun bir göstergesi olamayacağı, zira, anılan ürünlerin ilgili mal ve hizmet alanlarında bir pazar yaratmak için değil, "..." markalı ürünlerin satıldığı mağazalarda dekoratif olarak kullanılmak üzere, satış elemanlarının giymesi/kullanması ve müşterilerin bağlılığını sağlamak amacıyla verilen hediyelik eşyalardan oluştuğundan, davalıya ait markaların mücevherat sektörü hariç, tescilli olduğu diğer sınıflarda da kullanıldığının söylenemeyeceği…[10]”
Sonuç Olarak
Markanın iptali davasında ciddi kullanımın ispatı yükü davalı taraf üzerindedir. Ciddi kullanım kesintisiz ve pazar payı yaratacak düzeyde olmalıdır. Marka sahipleri böyle bir dava ile muhatap olabileceklerini bilmediklerinden ya da böyle bir dava ile muhatap olsa dahi bunu ispatta sorun yaşamayacaklarını varsaydıklarından, belge saklama, kullanımı gösterir delilleri biriktirme gibi uygulamalar yürütmezler. Bu nedenle geriye dönük olarak kullanımı ispata elverişli belge ve delil sunmak çeşitli zorluklar yaratabilir. Yukarıda konuyla ilgili olarak “yetersiz” görülen bazı savunma araçları ve deliller örneklendirilmeye çalışılmıştır. Özellikle fatura örneğinde görüldüğü üzere az sayıda fatura sunumunun yeterli görülmediği açıktır.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 05.04.2023
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.02.2022 tarihli, 2020/7011 E. - 2022/1123 K. sayılı kararı.
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 01.10.2018 tarihli, 2016/14685 E. - 2018/5880 K. sayılı kararı.
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.04.2014 tarihli, 2014/2295 E. - 2014/8122 K. sayılı kararı.
[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 07.02.2018 tarihli, 2016/6600 E. - 2018/839 K. sayılı kararı.
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.04.2015 tarihli, 2014/18542 E. - 2015/4865 K. sayılı kararı.
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 02.05.2016 tarihli, 2015/10056 2016/4884 K. sayılı kararı.
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 02.05.2016 tarihli, 2015/10056 E. - 2016/4884 K. sayılı kararı.
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 06.12.2021 tarihli, 2020/6779 E. - 2021/6855 K. sayılı kararı.
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09.12.2015 tarihli, 2015/6031 E. - 2015/13268 K. sayılı kararı.
[10] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 02.03.2016 tarihli, 2015/7592 E. - 2016/2307 K. sayılı kararı.
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.