Kullanım İspatı Taleplerinde Ciddi Kullanım Kriterleri ve Ciddi Kullanımın İspatı
1- Kullanım İspatı ve Ciddi Kullanım Kavramları
Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, yayıma itiraz edenlerin markaları, itiraz edilen markanın başvuru tarihinden evvel geriye doğru 5 yıl tescilli ise marka başvuru sahipleri tarafından kullanım ispatı talep edilebilmektedir. İtiraza uğrayan marka başvurusu sahibi tarafından usulüne uygun kullanım ispatı talebi ileri sürülmüş ise TPMK tarafından itiraz sahibine 1 aylık süre verilir ve markasını ilgili sınıflarda “ciddi biçimde kullandığını” ispat etmesi için gerekli evrakları sunması istenir. Bu süre içerisinde gerekli evrakların sunulması yeterli olmayıp, bu evraklardan “kullanımın ciddi olduğu” anlaşılmalıdır. Bu halde akıllara gelen ilk soru, “ciddi kullanım” nedir? Ciddi kullanım noktasında kriterler nelerdir?
2- Ciddi Kullanım Kavramı Ne Anlama Gelir?
“Ciddi Kullanım” kavramına, kullanım ispatı meselesinin yanında, “markanın kullanılmaması sebebiyle iptali” düzenlemesinde de yer verilmiştir. Ne var ki gerek Kanun’da gerekse de Yönetmelik’te kavramın ne anlama geldiği açıklanmamış, konu somut olaylarda incelenmek üzere açık bırakılmıştır. Ciddi kullanım kavramı ile ilgili olarak Avrupa ülkelerindeki mevzuat incelendiğinde; Avrupa Birliği’nin 89/104 sayılı Direktifi’nin 10.maddesindeki İngilizce metinde “genuine use”(gerçek kullanım) şeklinde, Fransızca metinde “usagesérieux”(ciddi kullanım) şeklinde, İtalyanca metinde “uso effettivo”(fiili kullanım) şeklinde ifade edildiği görülmektedir.
Kurum tarafından yayımlanan Kullanım İspatı Kılavuzu başlıklı dokümanda, “ciddi kullanım” kavramı ve bunun kapsamı açıklanmaya çalışılmıştır. Kurum “ciddi kullanım” kavramını aynen şu cümlelerle açıklamaktadır: “söz konusu kavramla; markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması kastedilmektedir.”
Bu tanımdan hareketle, marka sahibinin kullanımının “ciddi kullanım” olarak değerlendirilebilmesi için şu unsurları taşıması gerekir: i. Kullanım markanın tanınmasını ve ii. diğer işletmelerin mal/hizmetlerinden ayrılmasını, iii. Sağlayacak biçim ve yoğunlukta olmalı, iv. Kullanım ilgili piyasayı etkileyecek şekilde olmalıdır.
3- Kabul Edilemeyecek Kullanım Biçimleri
3.1. Sembolik Kullanımlar
Kılavuz’da da açıklandığı üzere, sırf markanın sağladığı hakları elde tutmak ve diğer işletmelerin bu isim veya işaretten yararlanmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen sembolik kullanımlar ciddi kullanım olarak değerlendirilemeyecektir.
3.2. Düzenli ve Sürekli Olmayan Kullanımlar
İtiraza uğrayan markanın başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreçte, itiraza dayanak tutulan markanın düzenli kullanımı gereklidir. Süreklilik kriteri bakımından esneklik mevcut ise de 5 yıllık dönem içerisindeki parça parça ve süreksiz kullanımlar “ciddi kullanım” olarak değerlendirilemez. Kurum da bu hususu vurgulamak amacıyla Kılavuz’da aynen şu cümlelere yer vermiştir: “Bu noktada, marka sahibinden beklenen davranış, şüphe yaratmayacak biçimde, düzenli ve kurallara uygun ve mümkünse süreklilik arz eden bir kullanımda bulunmasıdır.”
3.3. İşletmenin Kendi İçerisindeki Kullanımları
AB Adalet Divanı’nın “Minimax” markasına ilişkin kararında da (Minimax kararı; C-40/01) vurgulandığı üzere, markanın, işletme içerisinde değil, ticari alanda markanın tescil edildiği sınıflarda kullanılması, diğer bir deyişle satılan mal veya hizmetlerin üzerinde kullanılması gerekir. Aksi yöndeki kullanımlar ciddi kullanım sayılmaz.
Sonuç Olarak
Markanın ciddi kullanımı ve bunun ispatı meselesi; markanın iptali davası ile TPMK marka yayımına itirazda başvurulan kullanım ispatı savunmasında karşı karşıya kalınan ve önem arz eden bir meseledir. Konuyla ilgili yargı içtihatları incelendiğinde, miktar bakımından somut bir oran ya da miktar vermek mümkün değil ise de satış miktarı düşük olan markaların “ticari alanda etki yaratma” girişimi olmadığından bahisle ciddi kullanımın mevcut olmadığına kanaat getirildiği ve bu kriterin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ciddi kullanımı ispatlanamayan markanın iptaline dava yoluyla karar verilebileceği gibi, itiraz aşamasında da benzerlik incelemesi yapılmadan itirazın reddine karar verilebilir. Kullanılmaması için haklı neden mevcutsa, kullanımın ispatlanması gerekmez.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 12.07.2021
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.