Tanınmış Markanın Benzerinin Başka Sınıfta Tescili ve Hükümsüzlük Şartları
1- Tanınmış Markanın Benzerinin Başka Sınıfta Tescili
Marka, sahibine mutlak hak sağlar. Koruması da ancak tescil yoluyla elde edilir. Korumanın ancak tescil ile doğmasına, tescil ilkesi denir. Marka tescili üçüncü kişileri ancak “tescilin” yayınlanması ile bağlamaya başlar. Tescilli bir markanın sahibi, tescil ettirdiği işaretin aynısı bir başkası tarafından başka bir sınıfta tescil ettirilse bile buna itiraz edemez. Zira bir marka sadece tescil edildiği sınıfta korunur. Tescil edilmemiş bir sınıf ile aynı veya benzer olmayan sınıflar için işaretin aynısının tescili mümkündür. Bu kuralın bir istisnası Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/5 hükmünde düzenlenmiştir. Düzenleme, bazı markaların, “Türkiye’de ulaştıkları tanınmışlık düzeyinin yüksek olması” sebebi ile özel bir önem vermektedir. Tanınmış markalar, diğer markalar gibi sadece tescil edildikleri sınıfta değil, tescil edilmedikleri sınıflarda da kısmen koruma altındadırlar. Fakat bunun için çeşitli şartların yerine getirilmesi gereklidir.
2- Tanınmış Markanın Benzerinin Başka Sınıfta Tescilinde Koruma Sınırlarının Belirlenmesi
2.1. SMK 6/5 Kapsamında Tanınmış Markanın Koruma Kapsamı ve Sebebi
Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/5 hükmü, “toplumsal tanınmışlık” düzeyine ulaşmış markaların, farklı mal ve hizmetler için tesciline bazı şartlar gerçekleştiği takdirde izin vermemekte, marka sahibine de itiraz ve hükümsüzlük davası hakkı tanımaktadır. Zira toplumda tanınmış niteliği haiz bir markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı hâlinde, o markanın tüketicileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğine inanarak mal veya hizmet tercihlerini değiştirebilirler. Böyle bir durumda tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ, marka hakkı sahibinin arzusu dışında zayıflayarak markanın itibarı zedelenmeye başlar. Bu itibarla tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle böyle bir markanın başka bir mal veya hizmet için tescili, onu tescil ettirecek kişiye haksız yarar sağlayacak (haksız yararlanma, şöhreti sömürme), markanın itibarına zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracak ise, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ret edilecektir[1].
2.2. SMK 6/5 Kapsamında Tanınmış Markanın Koruma Kapsamının Şartları
Tanınmış marka ile benzer ibareye sahip olmakla beraber farklı sınıflarda tescil edilen bir marka, salt ibarelerin benzerliği nedeniyle hükümsüz kılınamaz. Başka bir anlatımla tanınmış marka nedeniyle hükümsüzlüğün gerçekleşmesi için, farklı mal veya hizmetler için yapılan benzer ibareli marka tescilinden dolayı tanınmış markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ya da markanın ayırt edici karakterinin zedeleme ihtimallerinin ortaya konulması gerekir. Hemen belirtilmedir ki, bahsi geçen şartların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir. Birinin varlığı hükümsüzlük kararı için yeterlidir[2].
Ayrıca belirtilmelidir ki; yukarıda sayılan üç şarttan birinin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir. Dolayısıyla burada bahsi geçen bağlantı ya da ilişkilendirme ile SMK 6/1 maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali (iltibas) birbirinden farklı kavramlardır[3].
2.2.1. Şöhretin Sömürülmesi Tehlikesi / Haksız Bir Yarar Sağlanması Tehlikesi
Benzer işaretli bir markanın sınıfına bakılmaksızın tanınmışlık düzeyi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için ilk şart, “haksız bir yarar sağlanabileceği” tehlikesinin ortaya konmasıdır. Haksız bir yarar sağlamaktan kast edilen; tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklâm değeri ve şöhreti sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir[4].
2.2.2. İtibarın Zarar Görmesi Tehlikesi (Mal veya Hizmet Yüzünden Lekeleme)
Benzer işaretli bir markanın sınıfına bakılmaksızın tanınmışlık düzeyi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için aranacak ikinci hal, tanınmış markanın itibarına zarar verilebileceği tehlikesidir. İtibarın zarar görmesi, doktrinde “lekeleme (tarnishment)” olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, marka itibarı zarar görecek şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır (Çolak U.: Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, s. 311)[5].
2.2.3. Tanınmış Markanın Sulandırılması / Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi
Tanınmış markanın sulandırılması deyimi zaman zaman diğer iki hali de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Fakat Yargıtay kararlarında sulandırma deyiminin ayırt edici karakterin zedelenmesi haline özgülenmiş biçimde kullanılıyor olması[6] nedeniyle biz de bu yolu tercih ediyoruz. Ayırt edici karakterin zedelenmesi, tanınmış markanın ayırt edicilik düzeyine sahip olduğu sınıflar bakımından ayırt ediciliğinin azalmasına yol açacak bir başvuru gerçekleştirilmiş olması ile gündeme gelir. Detaylar için tıklayınız.
2.2.4. Madde Metnindeki Hallerin Değerlendirilmesine İlişkin Kriterler
Tanınmış markadan haksız yararlanmanın mevcut olup olmadığı, itibarının zarar görüp göremeyeceği ya da ayırt edici karakterinin zedelenip zedelenmeyeceği hâlleri aşağıdaki temel ilkeler her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilir:
i. Markanın hangi sektörde tanınmış olduğu[7],
ii. Tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derecede yüksek olduğu[8],
iii. Her iki tarafa ait markanın birebir aynı olup olmaması veya benzerlik düzeyi[9],
iv. Farklı sınıftaki mal veya hizmetin tanınmış markanın kullanıldığı sektör veya sektörlerden mal ve/veya hizmetlerden ne derece uzak ya da yakın, ne derece farklı olduğu[10],
v. Hedef tüketici kitlelerinin ne derece farklı olduğu,
vi. Markaların kullanıldığı ürünlerin dağıtım kanalları ile tüketicilerce karşılaşılan mecraların benzerler olup olmadığı[11],
Yukarıdaki parametrelere göre karşılaştırılan markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetler bakımından maddede sayılan haksız yarar – itibara zarar – ayırt ediciliği zedeleme şartlarının mevcudiyetinin detaylı bir şekilde tartışılması ve yine aynı maddede işaret edilen şartların hangi mal veya hizmetlerde mevcut olduğunun somut bir biçimde saptanması gerekir.
3- Emsal Yargıtay Kararlarında Haksız Yarar Risklerinin Somutlaştırılması
3.1. Özdilek – Öz Öz Dilek Davası
Özdilek tanınmış markası ile onun tescil kapsamında kalmayan 37 nci sınıfta tescillenen “öz öz dilek” markası arasındaki davada “öz öz dilek” ibaresinin tesciline imkan tanınmıştır. Davacı markasının benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde davalı tarafça kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açtığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle dava reddeilmiştir[12].
3.2. Jelibon – Nako Jelibon Davası
Jelibon tanınmış markası ile onun tescil kapsamında kalmayan sınıfta tescillenen “nako jelibon” markası arasındaki davada “nako jelibon” markasının tesciline imkan tanınmıştır. Karar gerekçesinde; “davalı markasının tamamen farklı bir sektöre yönelik olması ve hedef tüketici kitlesinin de tamamen farklı olması nedeniyle davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi yerinde olmayıp mahkeme kararının bozulması gerektiğinden…[13]”
3.3. Komili Yuvam – Komili Davası
Komili Yuvam davasının 16 ncı sınıfta tesciline, tanınmış Komili markası nedeniyle (5 inci sınıfta) izin verilmemesi üzerine açılan davada Yargıtay “komili yuvam” markasının tescil edilebileceğini, tanınmış komili markasının tanınmış olduğu sektörün 16 ıncı sınıfı kapsamadığını, sınıf farklılıkları nedeniyle madde metninde yer alan haksız yarar risklerinin de mevcut olmadığını kabul etmiştir[14].
Sonuç Olarak
Türkiye tescilli bir markanın Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, diğer markalardan farklı olarak, tescilli olmadığı sınıflar bakımından da korunması önem arz eder. Zira bu markalara ciddi yatırımlar yapılır. Reklam harcamaları, marka imajı oluşturulması ve sair çalışmalar ile markanın bilinirliği ve tüketicideki güven algısı yıllar süren bir emeğin sonucunda oluşturulur. Bu imajın zedelenmesine ya da bu imajdan bir başkasının menfaat elde etmesine imkan tanımamak, mülkiyet hakkının gerekliliğidir. Aksi halde bedavacılık sorunu olarak adlandırılan problem hem yatırımların azalmasına hem de tüketicinin kalitesiz ürüne daha fazla maliyetle ulaşmasına sebebiyet verir. Netice itibariyle, tanınmış bir markanın, tescilli olmadığı sınıflarda da korunması, toplumsal menfaatin gerekliliğidir. Fakat uygulamada, bu koruma, yukarıda açıklanan sıkı şartlara bağlanmış olması nedeniyle, neredeyse ulaşılması imkansız bir hal almıştır. Tanınmışlık halinin hangi sınıfta ve düzeyde olduğu, başvurucunun çoğu kez ilgisiz sayılabilecek başka bir sınıfta başvuru yapmış olması, işaretler ayniyete yakın benzerlik taşısa da başvurunun tescili ile sonuçlanmaktadır. Bu uygulama, ayırt edicilik düzeyi yüksek tanınmış markaların sulandırılmasına sebebiyet vermektedir.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 10.05.2022
[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02.04.2014 tarihli, 2013/656 E. - 2014/427 K. sayılı kararı
[2] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.04.2021 tarihli, 2017/18 E. - 2021/532 K. sayılı kararı
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 26.06.2019 tarihli, 2018/340 E. - 2019/4843 K. sayılı kararı
[4] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.04.2021 tarihli, 2017/18 E. - 2021/532 K. sayılı kararı
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 07.03.2018 tarihli, 2016/9101 E. - 2018/1730 K. sayılı kararı
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.10.2020 tarihli, 2019/5428 E. - 2020/3970 K. sayılı kararı
[7] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.04.2021 tarihli, 2017/18 E. - 2021/532 K. sayılı kararı
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.05.2018 tarihli, 2016/11383 E. - 2018/3486 K. sayılı kararında: “Markaya konu ibarenin tamamen özgün olmadığı ve bu ibareyle üçüncü kişiler adına tescilli başka markaların da bulunduğu dosyadaki marka araştırma raporundan da anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı markasının kapsamında 9. sınıftaki "Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları" mallarının yer aldığı sektör farkı gözetildiğinde davalı markasıyla çağrışım oluşturması ve tanınmışlığından haksız yararlanma ihtimalinin bulunmadığı nazara alınmadan ve bu mallar yönünden anılan işaretleri arasında 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi koşullarının gerçekleşmeyeceği gözetilmeden…”
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 28.11.2017 tarihli, 2016/4028 E. - 2017/6667 K. sayılı kararında: “Dava konsu marka "... + şekil" ibaresinden oluşmaktadır. Bu durumda, işaretler arasında güçlü bir benzerlik bulunduğundan söz edilemeyeceği gibi, davalı markasının kapsamındaki emtia üzerinde kullanılması halinde de malların yer aldığı farklı sektör gözetildiğinde bağlantı ihtimalinin zayıf olduğu açıktır.”
[10] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 07.03.2018 tarihli, 2016/9101 E. - 2018/1730 K. sayılı kararı
[11] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.04.2021 tarihli, 2017/18 E. - 2021/532 K. sayılı kararı
[12] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 02.03.2020 tarihli, 2019/4014 E. - 2020/2196 K. sayılı kararı
[13] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 26.06.2019 tarihli, 2018/340 E. - 2019/4843 K. sayılı kararı
[14] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.04.2018 tarihli, 2016/5707 E. - 2018/591 K. sayılı kararında: “Somut uyuşmazlıkta, davalı/birleşen davalarda davacının tanınmış markası "KOMİLİ" ibaresinden oluşmakta ve zeytinyağı ve zeytinyağı katkılı mamüller bakımından tanınmış bir marka olmakla birlikte davacı/birleşen davada davalı .... adına tescil başvurusuna konu "KOMİLİ" esas unsurlu markaların tescil kapsamlarının 16. sınfta yer alan “kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç). kağıttan mamül havlular, peçeteler, tuvalet kağıtları, mendiller” olduğu ve "KOMİLİ" markasının tanındığı sektör ile başvuruların tescilinin talep edildiği sektörlerin farklı olduğu, bu durumda 556 sayılı KHK'nin 8/4. maddesindeki ''tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği" şeklinde belirtilen risklerden herhangi birinin somut olayda oluşmayacağı gözetildiğinde….”
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.