SMK Madde 155: Tescile Dayalı Kullanım Savunması ve Tazminat Sorumluluğuna Etkisi
1- Marka ve Tasarım İhlali Davalarında Tescile Dayalı Kullanım Savunması
Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önce, tasarım-marka hakkının ihlalinden bahisle açılan davalarda, davalı tarafın da kendi adına tescilli bir tasarımı-markası mevcut ise davalı taraf “tescile dayalı kullanım” savunması ile hukuki sorumluluklarından kaçınabiliyordu. Diğer bir deyişle, kendisine ait tescilli tasarımı-markası varsa bunu kullandığını iddia ederek / savunarak kullanımları için “hukuka uygunluk sebebi” oluşturabiliyordu.
“…çoklu tasarım tescil belgesindeki 1, 2, 3, 4 sıra sayılı tasarımların hükümsüzlüğüne ve sicilinden terkinine, hükümsüz kılınıncaya kadarki tescile dayalı kullanım, tasarım hakkına tecavüz ya da haksız rekabet oluşturmayacağından, davalının bu tasarımları kullanmasının durdurulması talebinin reddine…[1]”
“…böylece davalı tarafa ait faydalı modelin yenilik koşulunu taşımadığı, ancak tescile dayalı kullanım haksız rekabet oluşturmayacağı ve hükümsüzlük kararlarının da ilanı gerekmediği…[2]”
Marka ihlalinden kaynaklanan davalarda da aynı hukuka uygunluk sebebi ileri sürülmekte ve kabul görmekteydi[3]. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Ancak Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdikten sonra “tescile dayalı kullanım savunması” artık hukuki değerini yitirmiştir. Artık bu davalarda “kendi tescilli tasarımımı kullanıyorum” savunması dinlenmeyecektir. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 155 hükmü şöyledir: “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Madde gerekçesinde de konu şöyle açıklanmıştır: “Maddeyle, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.”
2- Yargıtay Uygulamasında Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 155 Hükmünün Etkileri
Sınai Mülkiyet Kanunu madde 155 hükmü nedeniyle, davalı tarafça “kendi markamı” veya “kendi tasarımımı” kullanıyordum savunması artık ihlal davalarında “hukuka uygunluk sebebi” teşkil etmeyecektir. Yargıtay’ın güncel ve yeni tarihli kararlarında[4] da bu hususa vurgu yapıldığı görülmektedir.
“…Somut olayda; davalının fiili kullanımına dayanak yaptığı tescilli tasarımının başvuru tarihi, davacının tescilli tasarımının başvuru tarihinden sonraki bir tarih olmakla, davalının kullanımını dayandırdığı tescilli tasarımı 6769 sayılı SMK’nın 155. maddesindeki düzenleme uyarınca, eylemlerin tecavüz teşkil ettiğini ortadan kaldırmaz…[5]”
Fakat Yargıtay, ihlalin tespiti-önlenmesi-kaldırılması istemleri bakımından tescilli tasarımın-markanın hukuka uygunluk sebebi teşkil edemeyeceğini ifade ettikten sonra tazminat istemleri bakımından bir ayrım yapmakta, tazminat istemleri için kusurun varlığı şartı aranacağından bahisle, davalı tarafça, karşı tarafın sınai mülkiyet hakkının varlığının bilinip bilinmediği[6] hususunun araştırılarak karar verilmesi gerektiği görüşündedir.
“…tescilli tasarımların birbirine olan benzerliği, taraflar arasındaki ilişkiler ve yakınlık, tasarıma konu ürünün tanınmışlığı ve piyasadaki satışının yaygın olup olmadığı gibi hususlar göz önüne alınarak davalının, davacıya ait önceki tasarımdan haberdar olup olmadığı veya önceki tasarımı bilebilecek durumda olup olmadığı hususu tespit edilerek maddi ve manevi tazminat istemleri bakımından değerlendirme yapılması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmesi isabetli olmadığından…[7]”
Sonuç Olarak
Görüldüğü üzere SMK madde 155 hükmünün etkileri Yargıtay’ın güncel kararlarında kendini göstermeye başlamış durumdadır. Tescile dayalı kullanım savunması artık hukuken değer atfedilemez niteliktedir. Diğer bir deyişle, kendi tescilli markasını – tasarımını kullandığını iddia eden taraf, bu savunma ile hukuka aykırı eylemlerinin sorumluluklarından kurtulamayacaktır. Fakat tazminat sorumluluğu bakımından ek bir parantez açılması gerektiği mevcut kararlar ışığında ortadadır. Tazminat sorumluluğundan söz edilebilmesi için kusur şartı aranır[8]. Eylemlerinin bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz niteliğinde bilen veya bilmesi gerekenler kusurlu addedilir. Fakat tecavüz niteliğinin bilinmediği savunmasına değer verilebilmesi için gerekli şartlar mevcutsa, artık tazminat sorumluluğundan söz edilemez.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 18.03.2023
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.01.2018 tarihli, 2016/6362 E. - 2018/415 K. sayılı kararı.
[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.03.2018 tarihli, 2016/8447 E. - 2018/1890 K. sayılı kararı.
[3] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16.09.2015 tarihli, 2015/3311 E. - 2015/9336 K. sayılı kararında: “…davalı adına tescilli 2006/28279 sayılı N. P. HOTEL ibareli ve 2007/38790 no'lu N. P. ibareli markaların ayrı ayrı hükümsüzlüklerine ve TPE sicilinden terkinlerine, hükümsüz kılınıncaya kadarki tescile dayalı kullanım marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığından ve hükümsüzlük kararlarının ilanı gerekmediğinden sair tüm taleplerin reddine karar verilmiştir…”
[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.05.2022 tarihli, 2020/8380 E. - 2022/3948 K. sayılı kararında: “…Ancak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Önceki tarihli hakların etkisi” başlıklı 155. maddesinde yer alan “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunama gerekçesi olarak ileri süremez." şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, davalının marka hakkına tecavüzün tespit ve men'i davasında, adına tescilli sonraki tarihli markanın bulunduğu savunmasını ileri sürmesi mümkün değildir…”
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.05.2022 tarihli, 2020/1455 E. - 2022/4194 K. sayılı kararı.
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.05.2022 tarihli, 2020/8380 E. - 2022/3948 K. sayılı kararında: “…Hangi hallerde tecavüz konusu malı elinde bulunduranların kusurlu olduğunun kabulü ise, bu kişilerin üretici veya üreticilerle sıkı irtibat halinde olan kişiler olup olmadığı, bu bir tescilli marka ise tecavüzlü mallar ile tescilli marka arasındaki benzerlik düzeyi, önceki markanın tanınmışlığı, sonraki markanın tescil olunduğundan farklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ile tescilden önceki kullanım süresi ve niteliği gibi hususların dikkate alınması gerekir…”
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.05.2022 tarihli, 2020/1455 E. - 2022/4194 K. sayılı kararı.
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.05.2022 tarihli, 2020/8380 E. - 2022/3948 K. sayılı kararında: “…herhangi bir tescilli sınai mülkiyet hakkına tecavüz halinde, tecavüzün varlığının tespiti ve önlenmesi ile ref’i davalarında tecavüze konu malları ticari amaçla elinde bulunduranların kusurlu olması şartı aranmazken, maddi ve manevi tazminat davalarında mutlaka davalıların kusurlu, diğer bir anlatımla elinde bulunan malların tescilli bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz niteliğinde olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekir... “
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.