Markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi Sebebiyle İptali Davası
1- Markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi Kavramı ve Kapsamı
Marka tescil edildiği tarihte ayırt edici niteliğe sahip olmakla birlikte, zaman içerisinde yaygın kullanım, tanınmışlık ya da bir süreliğine de olsa piyasada tekel olma gibi durumlara bağlı olarak bir mal veya hizmetin adı hâline gelmiş ise artık ayırt edici niteliğini kaybettiğinden ve böylece markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinden bahsedilmelidir[1]. Bir markanın tescil kapsamındaki bir mal veya hizmet için jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin kabul edilebilmesi için o markanın ayırt edici niteliğini kaybetmesi ve toplumun ilgili kesiminde o ibarenin artık bir marka olarak değil, bir ürün veya hizmetin adı, cinsi olarak algılanması gereklidir. Başka bir deyişle bir mal veya hizmet için tescilli bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi artık ayırt etme fonksiyonu göremeyecek kadar o mal veya hizmetle özdeşleşmesi ve o mal veya hizmetin kaynağını değil türünü gösterir hâle gelmesidir. Bu durumda marka ansiklopedilerde, ticari kanallarda ve toplumda artık bir ürün veya hizmetin adı olarak yer almakta, kullanılmakta veya algılanmakta, hatta tüketiciler tarafından ürünün adı olarak marka adı telaffuz edilmektedir. Markanın jenerik (yaygın ad) hâline geldiğinin değerlendirmesinde özellikle markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin kullanıcıları ve söz konusu pazarın niteliğine bağlı olarak ticaretle uğraşanları dikkate alınmalıdır[2].
2- Markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi ile Ayırt Edicilik Kazanması Arasındaki Fark
Markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, esasında başlangıçta ayırt edici niteliği olan bir markanın zamanla bu özelliğini kaybetmesi ile olmaktadır. Bu itibarla markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi, ayırt edici niteliği olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasından çok farklıdır. Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmada aslında ayırt edici olmayan bir marka zaman içerisinde uzun süreli kullanım, yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları sonucunda ayırt edici hâle gelerek bir işletme ile özdeşleşmekte ve işletmenin markası olarak algılanmaktadır. Jenerik (yaygın ad) hâline gelmede ise tam tersine marka zamanla işletmeden koparak kaynak gösterme fonksiyonunu yitirmekte, böylece işletmenin özel alanından çıkarak toplumsal alana girmektedir[3].
3- Markanın Jenerik Adı Haline Gelmesi Sebebiyle İptali Davasının Şartları
10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-b maddesi gereğince marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi iptal nedeni olarak düzenlenmiştir. Başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu cins adına (jenerik) dönüşmesi nedeniyle marka tescil başvurusunun reddi veya tescillenmiş ise iptal edilebilmesi için bu durumun, marka sahibinin davranışlarından kaynaklanması ve marka sahibinin böyle bir sonucun doğmaması için gereken gayreti[4] göstermemiş olması nedeniyle jenerik hâle gelmesi gerekir. Marka sahibinin davranışı, markayı kendisinin bile mal veya hizmet adı olarak kullanması şeklinde olabileceği gibi başkalarının markayı mal ve hizmet adı olarak kullanmasına kayıtsız kalmak[5], SMK madde 8 ile kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getirmemek ve durumu bilmesine rağmen gerekli önlemleri almamak şeklinde ortaya çıkabilir[6].
Markanın, kullanıldığı mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi marka sahibinin olumlu veya olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamışsa, söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Uyuşmazlık halinde marka sahibinin, markasının ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri alıp almadığının mahkemece belirlenmesi gereklidir. Marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için yaygın ad (jenerik ad) haline geldiğinin anlaşılması halinde ise artık bu durumda, markanın iptali mümkün olabilecektir[7].
4- Jenerik Adı Haline Gelmiş Bir Markanın Yeniden Tescili Talebinin Değerlendirilmesi
Bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi ile bu marka hakkında SMK madde 26 gereğince iptal davası açılması farklı hususlardır. Zira markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle iptal edilmesi durumunda marka artık serbest işaret hâline gelir ve herkes tarafından kullanılabilir, marka olarak tekrar tescili de mümkün değildir. Buna karşılık markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi marka sahibinin olumlu ve olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamış ise söz konusu markanın iptaline karar verilemeyecek; marka jenerik (yaygın ad) olsa dâhi marka sahibi bu markayı kullanabilecektir. Ancak tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfları için jenerik (yaygın ad) hâline gelen marka, o sınıflarda ayırt edici niteliğini kaybettiği için, vasıf bildirici veya tanımlayıcı hale gelmiş olacağından, artık marka olarak yeniden tescili mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle tescilli olduğu mal ve hizmetler için jenerik (yaygın ad) hâline gelen işaretin, o sınıflarda tekrar marka başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir. Hatta marka jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi nedeniyle iptal edilsin veya edilmesin jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın sahibi tarafından dâhi aynı işaret için aynı sınıflarda yeni marka başvurusunda bulunulamaz[8].
Hemen belirtilmesi gerekir ki, markanın yalnızca belirli bir mal veya hizmet bakımından jenerik (yaygın ad) hâline gelmesi söz konusu ise bu markanın başka bir mal veya hizmet bakımından tesciline engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı durum jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın bir takım eklerle tescili için de geçerlidir. Zira jenerik (yaygın ad) hâline gelen bir marka artık bir mal veya hizmetin adı gibi algılanacağı için tali unsur gibi değerlendirilecek ve ancak asli ve ayırt edici bir takım eklerle marka olabilecektir[9].
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararında: “Bu itibarla “...” ibaresi başvuru tarihi itibariyle artık 2. sınıf emtialar yönünden jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olduğuna göre yukarıda bahsedildiği üzere bu ibarenin anılan sınıflarda marka başvurusunun KHK’nin 7/1-c maddesi gereğince reddedilmesi gerekmektedir. Marka başvurusu yapan kişinin jenerik (yaygın ad) hâline gelen markanın ilk sahibi olup olmadığı ve jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususlarının marka başvurusunda incelenmesi mümkün değildir. Zira bir markanın jenerik (yaygın ad) hâline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının etkisinin bulunup bulunmadığı hususu 556 sayılı KHK’nin 42/1-d maddesi gereğince marka sahibi aleyhine açılacak marka hükümsüzlüğü davasında tartışılması gereken bir durumdur. Artık jenerik (yaygın ad) hâline geldiği sabit olan bir işaretin marka sahibi dahil hiç kimse tarafından tekrar marka olarak alınması mümkün değildir.”
5. Bir Markanın Jenerik Ad Haline Geldiğinden Bahisle Yayıma İtirazlarının Reddedilmesi Gerektiği Savunması
Bir markanın asli unsurunu oluşturan ibarenin ilgili sektörde jenerik ad haline geldiğinden bahisle sonraki marka başvurularının reddedilemeyeceği savunulamaz[10]. Zira o markanın iptaline karar verilmedikçe, tescilden kaynaklanan markasal koruması tecavüz istemleri bakımından bile devam etmektedir[11]. Ancak markanın iptaline karar verilir ve bu karar kesinleşirse yeni marka başvurularının kabul edilebileceği düşünebilir ise de bu kez de yeni başvurularda jenerik ada asli unsur eklenmeden markanın ayırt ediciliğe kavuştuğu söylenemeyeceği için yeni markanın tescili yine mümkün olamayacaktır.
Sonuç Olarak
Bir markanın jenerik ad (yaygın ad) haline geldiğinden bahisle iptalinin talep edilebilmesi öncelikle mahkemece ilgili markanın ilgili ürün veya hizmetlerde jenerik ad haline gelip gelmediği tespit edilmeli, ardından da bunun marka sahibinin yaptığı ya da yapmadığı davranışlar nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmelidir. Marka sahibi, markasının sözlüklerde, kılavuzlarda, ilgili ürünün, hizmetin, tekniğin ya da yöntemin adı gibi gösterilmesine sessiz kalmış ya da markanın herkesçe kullanılmasına (taklitler aslını yaşatır minvalinde) göz yummuşsa, (dava açmamış, ihtarname göndermemiş, hukuki haklarını kullanmamışsa) markanın iptaline karar verilebilir. Markanın iptalinin yanında, bu markanın (yenilenmemesi halinde) tekrar tesciline de müsaade edilmez. Düzenli olarak yenilenmiş olsa bile örneğin imaj değişikliği için ya da seri marka yaratmak için yapılacak yeni başvuruların da reddine karar verilir.
Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 29.04.2022
[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.03.2014 tarihli, 2013/6838 E. - 2014/5657 K. sayılı kararında “…markanın bir mal ve hizmet ile synonim (eş anlamlı) olarak veya kısaltma biçiminde kullanılmasının markanın toplumda yaygın ad haline geldiğinin kabulü için yeterli olmadığı…”
[2] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararı
[3] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararındaki açıklamalara örnek olarak: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 06.01.2014 tarihli, 2012/13207 E. - 2014/131 K. sayılı kararında: “Mahkemece, ''R'' ticari adıyla piyasaya sunulan ürünlerin içindeki etken maddenin ''Etakridin Laktak'' veya ''Akrinol Laktat'' olduğu, ancak çeşitli kaynaklarda ''Etakridin'' etken maddesinin ticari adının ''Rİ'' olarak belirtildiği, dolayısıyla ''R'un etken madde olmadığı ancak eczacılık, tıp ve kimya alanında yaygın ad haline geldiği, 1998 yılında ''R.'' ibaresi ile tescil edilen davaya konu markanın başvuru tarihinde dahi ilaç piyasasında yaygın ad olarak bilindiği ve piyasada ''R.'' adıyla satıldığı, 556 sayılı KHK'nın 7/1-c ve 42/1-a maddeleri uyarınca hükümsüzlük koşullarının oluştuğu gerekçesiyle, davanın kabulüne ve davalı adına tescilli ''R.'' adlı markanın hükümsüzlüğüne, davalının kullanımı tescile dayalı olduğundan tazminat taleplerinin ise reddine karar verilmiştir.
[4] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.06.2015 tarihli, 2015/2049 E. - 2015/8616 K. sayılı kararı
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.10.2014 tarihli, 2014/5775 E. - 2014/15593 K. sayılı kararında: “ … uyuşmazlık konusu markanın jenerik ad hale gelmesi tek başına yeterli olmayıp bu hale marka sahibinin davranışlarının sebep olması gerekmektedir. Karşı davalı şirket dava konusu A. markasına dayalı olarak 3. kişilere karşı davalar açtığını ya da ihtarnameler gönderdiğini ve yine bununla ilgili TPE nezdindeki marka başvurularına karşı tescilli markasına dayalı olarak itirazda bulunduğunu savunmuştur. …”
[6] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararı
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.04.2013 tarihli, 2012/7592 E. - 2013/8078 K. sayılı kararı
[8] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararı
[9] Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2021 tarihli, 2017/2497 E. - 2021/631 K. sayılı kararı
[10] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29.06.2020 tarihli, 2019/5228 E. - 2020/3280 K. sayılı kararı
[11] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 06.05.2013 tarihli, 2012/10271 E. - 2013/9104 K. sayılı kararı
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.