Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Üçüncü Kişilerin Önceki Kullanımlarına Etkisi
1- Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Üçüncü Kişilere Etkisi
Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Geçmişe Etkisi ve Kullanımların Marka Hakkına Tecavüz Sayılması başlıklı makalemizde, markanın hükümsüzlüğü kararının geçmişe ve marka sahibinin eylemlerine etkisine incelenmişti. O yazımızda, tescili marka sahibinin, hükümsüzlük kararından evvelki kullanımlarının MarKHK döneminde tecavüz sayılamayacağı fakat SMK döneminde madde 155 gereği tecavüz niteliğinde kabul edildiği açıklanmıştı. Bu yazımızda ise marka sahibi ile arasındaki birtakım sözleşmesel ilişkiler kapsamında markayı kullanan üreticilerin, satıcıların, pazarlamacıların ve sair üçüncü kişilerin, ilgili markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde karşı karşıya kalacağı hukuki durum irdelenmeye çalışılacaktır. Konunun MarKHK döneminde çeşitli Yargıtay kararlarında tartışılarak bir sonuca bağlandığı ve fakat SMK döneminde henüz bir Yargıtay kararına bağlanmadığı hatırlatılmalıdır.
2- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller, Markanın Hükümsüzlüğü Kararı ve Üçüncü Kişilerin Durumu
2.1. MarKHK Dönemindeki Durum
MarKHK döneminde, tescil ile hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihten önceki markasal kullanımlar tecavüz niteliğinde sayılamıyordu. Haliyle üçüncü kişilerin bu dönemde; hükümsüz kılınacak marka sahibi ile yaptıkları sözleşme gereği gerçekleştirdikleri eylemler de tecavüz niteliğinde değildi. Fakat marka sahibi yönünden bir istisna bulunmaktaydı. Kötüniyetli marka sahibi, marka tescil korumasından yararlanamıyor, haliyle markası kötüniyet nedeniyle hükümsüz kılındığında, karar öncesindeki eylemleri de tecavüz niteliğinde kabul ediliyordu. Ne var ki bu senaryoda bile üçüncü kişiler (üreticiler, satıcılar vs.) sorumlu tutulamıyor, onlar için hükümsüzlük kararının –kendileri de kötüniyetli olmadıkça- geriye etki etmeyeceği kabul ediliyordu. Örnek bir kararın incelenmesi bu anlamda faydalı olabilir:
2.2. MarKHK Döneminde Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Üçüncü Kişilerin Kullanımını Marka İhlali Niteliğine Dönüştürüp Dönüştürmeyeceği Hakkında HGK Kararının İncelenmesi
Davanın Özeti ve Somut Olay Bilgisi: Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı tarafından dava dışı ... San Tic. ve Gıda Paz. A.Ş. için ürün (çay) ambalajı basımının yapıldığı, bu ürün ambalajında ise davacıya ait markaların benzerlerinin davacıdan izin alınmadan kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davacıya ait tescilli ambalaj tasarımı ve bu tasarımın yer aldığı “şekil” markası bulunduğu, ayrıca davacıya ait tescilli “Tiryaki Çayı+Şekil”, “Rize Harman+Şekil”, “Hediyelik+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibarelerini asli unsur olarak taşıyan çok sayıda markasının bulunduğu ve bu markaların 30. sınıfta çay emtiasını da kapsar şekilde tescilli olduğu, ayrıca davacının bu markaları fiili olarak çay emtiasında kullandığı, davalının “Rize Harman+Şekil”, “Hediyelik+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibarelerinin asli unsur olarak yer aldığı ürün (çay) ambalajlarının basımını dava dışı ... San. Tic. ve Gıda Paz. A.Ş. için yaptığı dosya kapsamı ile sabittir.
Üçüncü Kişilerin Kötüniyetli Hükümsüzlük Kararı Halinde Bile Sorumluluklarının Olmayacağı Hakkında: Görüldüğü üzere 556 sayılı KHK’nin 44. maddesinde özellikle “marka sahibinin” kötüniyetinden bahsedilmiş olup, hükümsüz kılınan markanın diğer kişilerce kullanılmasında kötüniyet aranmamıştır. Bu durumda hükümsüz kılınan markayı 556 sayılı KHK’nin 61. maddesinde belirtilen diğer kişilerin kullanımı nedeniyle bu kişilerden marka hakkına tecavüzden dolayı veya haksız rekabet hükümlerine dayanarak tazminat talep edilemeyecektir.
Üçüncü Kişilerin Tescilli Markayı Kullanması Durumunda Eylemlerinin Tecavüz Niteliğinde Sayılamayacağı Hakkındaki Bölüm: Gerçekten de dava konusu ürün ambalajlarında kullanılan markaların, özellikle davacının şekil markasının ve “Rize Harman+Şekil”, “Hediyelik+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibareli markalarındaki asli unsurların ön plana çıkarılması suretiyle kullanıldığı anlaşılmakta olup, bu durumun ortalama tüketici nezdinde markalar arasında iltibasa yol açacağı aşikardır. Öte yandan dava konusu “Hediyelik+Şekil” ibaresi dava dışı ... San. Tic. ve Gıda Paz. A.Ş. adına 2000/08125 sayı ile tescilli olduğu için bu marka yönünden haksız kullanımdan bahsedilemeyecektir. Bu itibarla davalının davacıya ait olan şekil markası ile “Rize Harman+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibarelerinin asli unsur olarak yer aldığı ürün (çay) ambalajlarının basımı eyleminin 556 sayılı KHK’nin 61/1-e maddesi gereğince markaya tecavüz oluşturduğu ve ayrıca haksız rekabet teşkil ettiği açıktır.
Üçüncü Kişilerin Marka Hakkına Tecavüzü Biliyor Olması veya Bilebilecek Durumda Olması Halinde (Markası da Tescilsizse) Sorumlu Olacakları Hakkındaki Bölüm: Davacı tarafından kendisine ait markalar ile iltibas yaratacak şekildeki markaları taşıyan ambalajların davalı tarafından basıldığı ileri sürülerek davalı aleyhine 17.09.1990 tarihinde İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde tecavüzün men’i ile maddi ve manevi tazminat davası açılmış, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 27.12.1996 tarihli ve 1995/690 E., 1995/1330 K. sayılı kararı ile davalının davacıya ait markaları çay poşetlerinde, kutularında, ambalajlarında basmak suretiyle tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemenin anılan kararı Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir. Dolayısıyla davalının 556 sayılı KHK’nin 61/1-e maddesi kapsamındaki işbu davaya konu eyleminde asıl mütecavizin fiilinin tecavüz oluşturduğunu bildiği veya bilebilecek durumda olduğu ve kusurlu bulunduğu kabul edilmelidir. (556 sayılı KHK’nin 61/1-e maddesi gereğince (a), (b), (c) bentlerinde öngörülen tecavüz fiillerine iştirak veya yardım etmek veya bu fiilleri teşvik etmek veya yapılmasını kolaylaştırmak bağımsız bir marka hakkına tecavüz fiili olarak kabul edilmiştir. Bu maddenin kapsamına ise tecavüz fiili işlendikten sonra kanıtların ortaya çıkmasına engel olan kişi, markayı basan matbaacı, klişeyi hazırlayan, markanın bulunduğu malları piyasaya sürüleceği yere taşıyan, bu malları deposunda bir süre saklayan ve dağıtımına yardımcı olan komisyoncu, simsar gibi kişiler girmektedir. Burada ifade etmek gerekir ki 61/e bendi 2009 değişikliği sonrası MarKHK’da da sonrasında SMK’da da yer verilmemiştir.)
Kötüniyet Nedeniyle Hükümsüzlük Kararı Verilmiş Olsa Bile Üçüncü Kişilerin Eylemlerinin Tecavüz Niteliğine Bürünmeyeceği, Kararın Üçüncü Kişiler Yönünden Geçmişe Etki Etmeyeceği Hakkındaki Bölüm: Bununla birlikte davacı tarafından dava dışı ... San. Tic. ve Gıda Paz. A.Ş. aleyhine bu şirket adına tescilli 2000/18732 sayılı “...+Şekil” ibareli, 2000/18731 sayılı “...+Şekil” ibareli ve 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli markaların hükümsüzlüğü istemli 05.03.2002 tarihli dava açılmış, Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla) 19.01.2006 tarihli ve 2002/96 E., 2006/5 K. sayılı kararı ile kötüniyetli tescil nedeniyle markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir. Hükümsüzlük kararı verilen 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli marka işbu dava konusu markalardan birisidir. Dava konusu diğer “Rize Harman+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibareli markalar ise dava dışı şirket adına tescilli değildir. Mahkemece 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli markanın kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verildiğine göre bu karar, marka sahibi yönünden geçmişe etkili olarak sonuç doğuracaktır. Ancak davalı, marka sahibi olmadığından davalıya karşı hükümsüzlük kararının geriye etkisi söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli marka yönünden davalıya karşı markaya tecavüz ve haksız rekabet nedeniyle tazminat talebi ileri sürülemeyecek, ancak diğer markalar yönünden ileri sürülebilecektir.”
2.3. SMK Döneminde Markanın Hükümsüzlüğü Kararının Üçüncü Kişilerin Kullanımını Marka İhlali Niteliğine Dönüştürüp Dönüştürmeyeceği: Geriye Etkili Olup Olmayacağı
Bu soruya cevap vermeden evvel şu makalemizde detayları açıklanan konunun kısaca tekrar edilmesi gerekir. SMK döneminde madde 155 gereğince, marka sahibi, kendi markasını kullandığından bahisle tecavüz davasında sorumluluktan kurtulamaz. Diğer bir deyişle, tescilli markasını kullanıyor olsa bile, markasının hükümsüzlüğüne karar verilen marka sahibi, kullanımları tecavüz teşkil ediyorsa tescilli dönemdeki eylemlerinden de sorumlu olur. Hatta bunun için hükümsüzlük kararına da gerek yoktur.
SMK döneminde üçüncü kişilerin marka hakkına tecavüzden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme 29/1-c bendi dışında bulunmamaktadır. Bu bent kapsamında değerlendirme yapmak da ancak taklit markalarda söz konusu olacaktır. Bu nedenle üçüncü kişilerin diğer sorumluluk hali olan 29/1-a göndermesi ile 7 nci madde gereği değerlendirme yapılması gerekir. Bu durumda üçüncü kişinin eylemini başlı başına bir ihlal tipi olarak değerlendirmek mümkünse ve fakat bu eylemi ihlal oluşturabileceğini bilmeden; marka sahibinin (ki bu sırada gerçekten de tescilli bir markanın sahibidir) siparişi ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında yürütüyorsa, eylemin bir tazminat yükümlülüğü ile karşılaşmaması gerektiği kanaatindeyiz. Zira tazminat taleplerinde ihlalcinin kusuru ilk şarttır.
Davalının ihlali bilebilecek durumda olmaması / sipariş üzerine işlem yapması, sipariş verenin bu sırada tescilli bir markasının varlığı, üçüncü kişi için TBK 63 üncü madde kapsamında hukuka aykırılığı kaldıran hal olarak kabul edilmeli veya en azından TBK 52/2 hükmü gereği tazminatın kaldırılmasına karar verilmesi değerlendirilmelidir. Aksi kabul, her işletmenin, her sipariş ve sözleşmede, yaptığı her işlem için marka tescil kontrolü, tescilli markanın hükümsüzlüğü ihtimalinin değerlendirilmesi ve siparişin öyle alınması gibi yükler yüklenmesi anlamına gelir. Ticari hayatın olağan akışında, hiçbir işletme sahibi, kendisine gelen siparişin bir marka hakkını ihlal edip etmediğini inceleyemez. Sipariş veren, ürünün ambalajının veya etiketinin nasıl basılması gerektiğini tarif etmişse ve açık marka ihlalinden söz etmek mümkün değilse, üçüncü kişilerin ihlali bilebilecek durumda olması beklenemez. Fakat diğer; tespit, önleme, durdurma ve kaldırma talepleri bakımından kusur şartı aranmadığından, üçüncü kişi bu taleplerin muhatabı olabilecektir.
Sonuç Olarak
MarKHK döneminde, hükümsüzlük kararının verilip kesinleştiği tarihe kadar geçen sürede, marka hakkını ihlal eden üçüncü kişi konumundakilerin bu eylemleri sorumluluk dışı bırakılmaktaydı. Zira onların bu davranışları hükümsüzlüğüne karar verilmiş markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmekteydi. SMK döneminde marka sahibi tarafından bu savunmanın ileri sürülmesi madde 155 gereği geçersiz kılındığından, üçüncü kişilerin durumunda ayrı bir tartışma konusu gündeme gelmiştir. Bizce üçüncü kişi konumundakilerin marka hakkı ihlali anlamına gelebilecek davranışları, haklı bir sebebe dayandığından, diğer bir deyişle hükümsüzlüğüne karar verilmiş olan markayı kullanmakta olduklarından, tazminat sorumlusu olmamaları gerekir. Marka hakkına tecavüzden kaynaklanan diğer taleplerin muhatabı olabilecek iseler de hükümsüzlük kararı sonrası bir kullanım söz konusu olmadıkça bu davaların açılmasında da hukuki yarar kalmamış olacaktır.
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 04.10.2021
Av. Ecenur Tuncel Uyanık
Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.